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Marchio d’impresa : tra registrazioni e rinnovi da fare, e truffe da evitare.

Disciplinato in Italia dagli articoli da 7 a 28 del “Codice della proprietà industriale” (D.Lgs. n. 30/2005) con il termine “marchio” possiamo indicare un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare,  parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. Distinguiamo poi inoltre il marchio “di fatto” da quello “registrato” poiché il primo necessita di dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso, mentre il secondo, grazie al processo di registrazione dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa che inizia nel momento del deposito della domanda e dura dieci anni più eventuali rinnovi per ulteriori dieci anni (salvo sempre la rinuncia del titolare).

Esiste la consapevolezza tra i consumatori che un marchio rappresenta una precisa politica in punto alla scelta delle materie prime, al tipo di filiera produttiva, agli standard qualitativi ed alle altre caratteristiche che rendono quel prodotto unico e potenzialmente differente da altri prodotti simili che magari del prodotto originario hanno solo caratteristiche effimere che lo rendono una mera copia dell’originale. La disciplina dei marchi nasce proprio a seguito dell’esigenza dei consumatori di poter distinguere tra prodotti di valore e non. Affinché un consumatore possa decidere se fidarsi e quindi acquistare un bene o un servizio o meno, dovrà essere in grado di riferirlo a un determinato imprenditore e ciò è possibile anzitutto grazie al marchio. Fatta questa premessa si evince il perché la disciplina del marchio sia al centro di un complesso di norme ed interessi volti da un lato a tutelare il consumatore finale e dell'altro l’imprenditore.

Direttive europee, accordi internazionali, il codice della proprietà industriale, le decisioni dell’EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), il Tribunale UE, tutti prima o dopo si sono occupati di questa importante materia rinnovando la materia ed attribuendo ai segni distintivi in generale, ma soprattutto al marchio, un’importanza fondamentale nelle dinamiche commerciali. Basti pensare che un marchio (in inglese si usa il termine brand) porta con sè oggi una grande fonte di profitti incanalando tutti i valori che un prodotto o un azienda possono rappresentare. Il marchio deve quindi trasmettere in maniera univoca un messaggio chiaro e capace di consentire di distinguere i beni ed i servizi dei diversi produttori. Da questo nasce di conseguenza il diritto di esclusività d’uso del marchio per rimarcare la sua funzione distintiva ed il divieto a seguire di registrare marchi generici. Sono ammessi però dalla normativa vigente fenomeni di “secondary meaning” nel quale caso un marchio non originale, generico, con il tempo acquista un proprio valore e significato.

Denominativo, figurativo, complesso, tridimensionale, di colore, di posizionamento, sonoro, olfattivo, futuribile, la nascita di un marchio, muovendosi tra i campi del marketing e del design, segue di pari passo la creatività di chi lo realizza tenendo in mente alcune particolari considerazioni. Dovendo registrare un marchio infatti esso dovrà presentare oltre al carattere distintivo ed all’originalità, dei requisiti precisi:

  • la novità, che implica che il marchio adottato sia nuovo o non adoperato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione;
  • la liceità, non sono ammessi infatti marchi contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume o in ogni caso idonei a ingannare il pubblico;
  •  la verità, ossia l’inidoneità a ingannare i consumatori riguardo alla provenienza e/o natura e/o qualità di beni e servizi (ad esempio, è stato ritenuto ingannevole il marchio New England per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia).

Il difetto dei requisiti sopra esposti comporta la nullità del marchio. Il marchio decade inoltre anche quando si presenta il fenomeno cosiddetto della “volgarizzazione” ossia se il marchio sia in seguito divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva (classici esempi sono quelli di “nylon” o “walkman” che con il tempo hanno perso il loro lato distintivo di prodotti unici di un’azienda diventando l’indicazione generalizzata di una categoria di prodotti con caratteristiche analoghe).

Uno dei principali passaggi che precedono la registrazione del marchio d'impresa consiste nell'individuazione delle classi e dei prodotti/servizi relativi. Questo aspetto è fondamentale per due differenti ragioni, che si ripercuotono sulla tutela conferita dal nostro ordinamento ai marchi registrati. In primo luogo, il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005) prevede che il marchio può essere protetto solo in relazione a determinati prodotti o servizi, e che, di conseguenza, la domanda di registrazione deve indicare "l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi”. In secondo luogo, la corretta indicazione degli elementi appena evidenziati è essenziale al fine di determinare l'ambito di protezione del marchio e poter così garantire, in relazione ad esso e limitatamente alle classi nonché ai prodotti e servizi oggetto di registrazione, l'esercizio dei relativi diritti. A tal riguardo va ricordato che, secondo l’art.24 del Codice della Proprietà Industriale, qualora un marchio registrato non venga effettivamente utilizzato entro 5 anni dalla sua registrazione esso decada. Per coloro invece che si accingono a registrare il proprio marchio d'impresa, richiamando le raccomandazioni fin qui evidenziate sarà opportuno quindi individuare con attenzione le classi ed indicare con specificità i prodotti e servizi rispetto ai quali chiedere protezione al fine di ottenere una tutela concreta e maggiormente incisiva.

Come detto, il marchio deve essere rinnovato ogni 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione (per periodi di 10 anni consecutivi) entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese di scadenza. Tale rinnovo è ripetibile indefinitamente e deve essere richiesto dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data del deposito della domanda di rinnovazione (in caso di marchi aventi più titolari il rinnovo può essere richiesto anche da uno solo dei titolari). Informazioni più specifiche a riguardo sui principali canali validi e disponibili per il rinnovo del marchio d’impresa si possono trovare sul sito dell’UIBM.

Sono comparse però negli ultimi anni una serie di truffe da parte di società, spesso straniere, che, approfittando in particolare della disinformazione o della buona fede dei vari soggetti, hanno trovato il modo di raccogliere illegalmente ingenti quantità di denaro. A tal riguardo è va ricordato che gli Uffici marchi non inviano MAI alcuna richiesta di pagamento o di fatturazione ai soggetti che stanno eseguendo la procedura di registrazione o rinnovo del marchio. È opportuno leggere sempre con attenzione  e per intero le comunicazioni che arrivano: spesso le richieste di pagamento contengono finalità per cui viene richiesto il pagamento come necessario alla registrazione, registrazione che però non ha nessuna rilevanza giuridica ma implica solo l’inserimento del marchio all’interno di banche dati fittizie e di nessuna utilità. Non bisogna poi scoraggiarsi inoltre se si trovano riferimenti reali ai dati del proprio marchio o del suo titolare dal momento che sono dati facilmente reperibili gratuitamente su banche date online (tra qui quella dello stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Solo l’UIBM a livello nazionale, l’EUIPO a livello europeo e l’OMPI a livello internazionale sono gli Enti ufficiali a cui spetta il compito di registrare i marchi. Per tutti questi motivi è consigliabile effettuare la registrazione servendosi dell’ausilio di soggetti specializzati nel settore, per salvaguardare il marchio ed evitare di incorrere in ingenti ed inutili pagamenti.

Notaio Camillo Verde

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